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otre nom de domaine nous appartient-il?
La venue de l'autoroute de l'information apporte son lot de bonheur et une gamme de soucis pour les commerçants qui affichent leur marque comme nom de domaine Internet (ex. : marquedecommerce.com). Accessible dans le monde entier, la marque de commerce devient un bijou facile à voler. Inversement, nous pouvons être empêchés d'employer notre marque de commerce à titre de nom de domaine parce qu'un " plus vite " l'a enregistrée avant nous.
En 1994, un journaliste constate que McDonald n'a pas encore son nom de domaine Internet. Il s'empresse d'enregistrer le nom " mcdonalds.com " et s'empare aussi de l'adresse " ronald@mcdonalds.com ". C'est à ce moment que la multinationale a comprit l'importance d'enregistrer son nom de domaine. Heureusement, cette affaire s'est réglée à l'amiable. Le journaliste a cédé son nom de domaine à McDonald. En échange, McDonald s'est engagé à financer l'acquisition d'équipement électronique pour une école.
Protéger son nom et sa marque
L'arrivée d'Internet et le concept de nom de domaine créent un vrai problème quant à la protection des droits de propriété intellectuelle. Plusieurs gouvernements et organismes de protection de la propriété intellectuelle, nationaux et internationaux, se sont unis pour trouver des solutions pratiques et économiques. Comme les lois nationales sur les marques reconnaissent à une personne son droit exclusif sur sa marque, les organismes de protection ont conclu que la solution intérimaire pour conserver ses droits sur un nom de domaine est de protéger ce dernier à titre de marque de commerce. La protection de la marque de commerce devrait se faire dans tous les pays où un commerçant a l'intention d'exploiter ses produits ou services. Il s'agit actuellement de la seule façon sûre et reconnue pour garantir la protection des droits sur un nom de domaine.
L'affaire SAINT-TROPEZ est intéressante à cet effet. La société Niçoise, Eurovirtuel, a enregistré le nom de domaine " saint-tropez.com ". Cependant, cette même compagnie avait agit comme sous-contractant pour créer le site web de la Ville de Saint-Tropez. Lorsque la Ville a reçu son site sous le nom " www.nova.fr/saint-tropez ", elle a constaté le subterfuge. La Ville a intenté une poursuite contre Eurovirtuel, au motif que la marque SAINT-TROPEZ fait l'objet d'un enregistrement au nom de la Ville auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle - France). Eurovirtuel se défend en alléguant qu'elle peut disposer de la marque à partir des Etats-Unis - elle a produit une demande d'enregistrement de la marque dans ce pays entre-temps. Le Tribunal de grande instance de Draguignan a tranché en faveur de la Ville de Saint-Tropez le 21 août 1997. Toutefois, Eurovirtuel a porté cette décision en appel et cédé, entre-temps, sa marque à une compagnie américaine. Il faudra donc trancher à savoir si la compagnie américaine a droit au nom de domaine " saint-tropez.com " puisqu'elle détient la marque SAINT-TROPEZ, enregistrée aux Etats-Unis. À moins qu'une marque soit notoire, ou reconnue mondialement, la question du territoire géographique demeure un aspect pour lequel les tribunaux n'ont pas encore trouvé de solution définitive.
Tous les noms ne peuvent être protégés comme marque de commerce. Il vaut mieux s'adresser à son agent de marques pour vérifier si un nom constitue une marque enregistrable. L'affaire VÉRONICA en est un bon exemple. Une fillette portant ce prénom s'est vue offrir par ses parents le site Internet " www.veronica.org ".. La compagnie Archie Comic Publications qui publie la célèbre bande dessinée ARCHIE voit le choix de ce nom de domaine d'un mauvais œil. Elle écrit aux parents de la fillette, les enjoignant de leur céder le nom de domaine sous peine de poursuites judiciaires. Son motif : on ne peut s'approprier le nom de domaine VÉRONICA qui est le prénom exclusivement associé au personnage de la bande dessinée ARCHIE. Les parents ont répliqué que nul ne peut prétendre avoir un droit exclusif sur un prénom. Archie Comic Publications n'a pas donné suite à ses menaces de poursuite.
Enregistrer sa marque : un avantage sans prix
Les avantages liés au fait d'enregistrer une marque de commerce sont nombreux. Si une personne se fait poursuivre pour usage d'un nom de domaine qu'elle a enregistré à titre de marque de commerce, l'enregistrement constitue une preuve de propriété sur le nom. Le propriétaire a le droit exclusif d'employer sa marque dans le pays où elle fait l'objet d'un enregistrement. Le plaignant doit tenter de faire invalider l'enregistrement s'il souhaite contester l'usage du nom de domaine.
À titre d'exemple, la compagnie canadienne Bell Actimédia a réussi à enlever le nom de domaine " www.lespages-jaunes.com " d'un concurrent québécois. Bell Actimédia détient la marque enregistrée PAGES JAUNES, utilisée depuis plus de 50 ans au Canada, et exploite les sites Internet " www.pagesjaunes.ca ", " www.canadayellowpages.com " et " www.pages-jaunescanada.com ".. La Cour fédérale canadienne a jugé que les variations mineures dans le nom de domaine de la défenderesse ne suffisaient pas à éviter la confusion. Le public pouvait croire naviguer sur le site de Bell alors qu'il était sur celui de la compagnie concurrente.
Malgré l'exemple ci-dessus, il n'en demeure pas moins qu'une personne qui possède une marque enregistrée peut parfois avoir de la difficulté à récupérer son nom de domaine accaparé par quelqu'un d'autre. Plusieurs conditions juridiques s'appliquent et rien ne peut garantir le droit au nom de domaine pour une marque enregistrée, particulièrement si les domaines d'activité sont différents.
L'affaire ALICE est révélatrice à cet effet. Une société de publicité est titulaire enregistrée de la marque SNC ALICE et détient le nom de domaine " alice.com ". Une société d'édition de logiciels est détentrice de la marque de commerce enregistrée ALICE D'ISOFT et du nom de domaine " alice.fr ". Le juge de référé a ordonné à la société d'édition de céder son nom de domaine à la société de publicité. La Cour de Paris a renversé cette décision au motif que la coexistence des marques et noms de domaine est possible puisqu'ils sont exploités pour des domaines d'activités différents de sorte qu'il n'y a pas de risque de confusion.
Les gouvernements et organismes n'ont pas encore trouvé la solution idéale pour régler le conflit entre noms de domaine et marques de commerce. Dans l'intérim, il est recommandé d'enregistrer sa marque de commerce et de réserver son nom de domaine en même temps
Prévenir le " squattage "
Même si le fait de réserver le nom de domaine qui correspond à sa marque de commerce constitue un mécanisme de protection approprié, il demeure qu'il faut avoir réellement l'intention d'exploiter un site portant le nom réservé. Des comportements tels que le " squattage " de noms de domaine - s'approprier un nom de domaine pour le revendre - sont fortement réprimandés. Les organismes qui octroient des noms de domaine sont enclins, à la demande du plaignant, à " geler " un nom de domaine jusqu'à ce que le conflit entre les deux parties soit réglé. Pour se faire, le plaignant doit démontrer qu'il est le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée dans au moins un pays. Le nom est suspendu - non disponible - jusqu'à ce qu'une décision soit rendue ou que les parties en soient arrivées à une entente.
Aux Etats-Unis, la Cour du district de New York a confirmé que l'enregistrement abusif de noms de domaine Internet, dans le but de les revendre aux propriétaires de marques enregistrées, est passible de sanctions civiles et pénales. [Toy's R US c. Abir, no 997 Civ. 8673 (S.D.N.Y., 31 août 1998)].
Les hyper-liens Internet
Enfin il ne faut pas oublier que créer, dans son site, un lien avec un autre site qui est aussi une marque de commerce peut être lourd de conséquences. Le propriétaire du site lié peut intenter des poursuites judiciaires pour usage non autorisé de sa marque.
Avant de créer un hyper-lien, il est préférable d'en demander l'autorisation. L'emploi d'une marque de commerce est régi par des lois nationales qui légifèrent, en outre, sur la façon dont la marque doit être employée. De ce fait, une marque employée par plusieurs personnes, à tort et à travers, sans que le propriétaire ne contrôle cet usage peut entraîner la perte des droits sur la marque - dilution. Ceci dit, autoriser quelqu'un à créer un lien avec notre site implique de s'assurer que les intentions sont bonnes. Visiter le site où le lien est créé est également sage, question de s'assurer que la marque ne fait pas l'objet de diffamation.
Microsoft Corporation s'est fait poursuivre par Ticketmaster Corporation pour avoir créé, dans son site, un lien qui menait directement sur celui de Ticketmaster. Cette dernière alléguait que sa marque TICKETMASTER était utilisée sans autorisation par Microsoft, risquant d'entraîner la dilution et la perte des droits de Ticketmaster sur sa marque. Cette affaire s'est réglée hors Cour sous le sceau de la confidentialité, mais il y a fort a parier que Ticketmaster aurait eu des motifs valables à faire valoir devant les Tribunaux.
Vaut mieux prévenir que guérir
En résumé, le choix d'un nom de domaine Internet et d'une marque de commerce devrait être précédé de recherches pour s'assurer que le nom n'existe pas déjà et qu'il ne constitue pas une marque de commerce enregistrée.
En cas de litige, il est préférable de consulter son agent de marques puisque plusieurs avenues peuvent être considérées. En outre, des organismes ont mis sur pied un processus de règlement à l'amiable qui peut s'avérer très avantageux.
* Les noms et marques de commerce cités dans le présent article le sont pour fin d'exemple uniquement et demeurent la propriété exclusive de leur titulaire.
© Isabelle Deshaies
Janvier 2000
Isabelle Deshaies
(514) 899-7351
http://www.id-marque.com
NDLR, pour
compléter cet article :
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